Skarga B.I. GmbH Niemcy i F.K. GmbH Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek i na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. "c" oraz art. 200 ustawy
Tezy

Przepis art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm./ nie przewiduje możliwości uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał zasadność skargi B.I. GmbH Niemcy i F.K. GmbH Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 14 kwietnia 2003 r. w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek i na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. "c" oraz art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz uzupełniającą ją decyzję z dnia 9 maja 2003 r., a także decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz zasądził od Urzędu Patentowego na rzecz B.I. GmbH Niemcy oraz na rzecz F.K. GmbH Niemcy po siedemset złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 16 września 1996 r. firma F.K. GmbH i firma B.I. GmbH, zwane dalej "zgłaszającymi", zgłosiły do opatentowania wynalazek pt.: "(...)". Zgłoszenie zostało dokonane w trybie Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie w dnia 19 czerwca 1970 r. /Dz.U. 1991 nr 70 poz. 303/, zwanego dalej układem PCT (...).

Pismem z dnia 30 maja 2000 r. Urząd Patentowy poinformował pełnomocnika zgłaszających o przeszkodach dla opatentowania wynalazku (...). Stosownie do przepisu art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości /Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 ze zm./ wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania (...). Zgłoszone rozwiązania (...) nie mogą być opatentowane, ponieważ nie zostały określone przez zespół cech technicznych odpowiednich dla tej kategorii wynalazku /art. 10 i art. 26 ustawy o wynalazczości/. Informacje podane w zastrzeżeniach 13 i 17 nie mogą być opatentowane, ponieważ nie stanowią rozwiązania technicznego w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości. Zastrzeżenia te nie ujawniają konkretnych cech technicznych odnoszących się do technicznego oddziaływania na materię, lecz tylko wskazują na zastosowanie przeciwciała do określonych celów.

Ustosunkowując się do powyższych zastrzeżeń pełnomocnik zgłaszających pismem z dnia 29 września 2000 r. nie zgodził się z tym stanowiskiem (...).

Po przeanalizowaniu zmienionych zastrzeżeń patentowych oraz wyjaśnień zgłaszających, Urząd Patentowy pismem z dnia 18 października 2000 r. podtrzymał swoje stanowisko w przedmiocie braku podstaw dla opatentowania rozwiązań (...), nie zostały bowiem one dostatecznie ujawnione w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o wynalazczości. Stosownie do tego przepisu zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego podania wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu i - w razie potrzeby - rysunkami. Zgłoszone rozwiązania nie zostały jednoznacznie określone przez zespół cech technicznych odpowiednich dla tych kategorii wynalazku (...). Opis i zastrzeżenia powinny przedstawiać wynalazek dostatecznie jasno i kompletnie, aby był on do odtworzenia dla fachowca bez nadmiernego wysiłku (...). Zastrzeżenia dotyczące rozwiązania w kategorii sposobu diagnozowania powinny być ujawnione za pomocą konkretnych cech technicznych określających czynności i charakterystyczne parametry, a w kategorii sposobu wytwarzania za pomocą odpowiednich środków technicznych służących do otrzymania zastrzeganego czynnika.

W piśmie z dnia 16 lutego 2001 r. pełnomocnik zgłaszających nie zgodził się z powyższym stanowiskiem Urzędu Patentowego (...). Zgłaszający w pełni ujawnili wynalazek w opisie, który na równi z zastrzeżeniami patentowymi stanowi składową zgłoszenia patentowego, konieczną do uzyskania ochrony patentowej. Jeżeli zatem Urząd Patentowy uważa, że jakaś cecha techniczna, absolutnie konieczna do zrealizowania wynalazku, nie została ujawniona, to zgłaszający wprowadzą ją do zastrzeżeń, pod warunkiem wskazania, o jaką cechę chodzi /zamiast enigmatycznego stwierdzenia, że "nie zostały jednoznacznie określone przez zespół cech technicznych", etc./. W zastrzeżeniach przedmiot ochrony jest określony z konieczności w postaci skrótowej, którą rozwija część zgłoszenia zwana ujawnieniem (...).

Strona 1/5