1. Wyłączenie na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17/ od rejestracji znanych znaków towarowych innych podmiotów dla towarów innego rodzaju zakłada, że obok elementów treściowych należy uwzględnić cel rejestracji, jakim jest ewentualne wykorzystanie lub zagrożenie renomy cudzego znaku. W takim dopiero przypadku można mówić, iż zgłoszenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
2. Nie można uważać samego faktu zgłoszenia cudzego, nawet znanego, znaku towarowego za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, albowiem muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np. identyczność zgłoszonego znaku ze znanym zagranicznym znakiem towarowym /takie samo oznaczenie i towary tego samego rodzaju/, czy też np. zgłoszenie znaku w celu zmuszenia zagranicznego przedsiębiorcy do jakichś ustępstw natury finansowej lub innej.
3. Za fakty powszechnie znane w myśl art. 77 par. 4 Kpa /fakty notoryczne/ uznaje się okoliczności, zdarzenia, czynności lub stany, które powinny być znane każdemu rozsądnemu i posiadającemu doświadczenie życiowe mieszkańcowi miejscowości, w której jest siedziba organu administracji publicznej. Za fakt powszechnie znany może być uznany tylko taki fakt, który odpowiada rzeczywistości i którego istnienia nie można obalić dowodem przeciwnym. Za fakt notoryjny nie może być uznany fakt nie znany stronom, bowiem fakt taki jest sporny między stronami i powinien być udowodniony na zasadach ogólnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska, Sędziowie: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki, Asesor WSA Piotr Borowiecki (spr.), Protokolant: Aleksandra Borowiec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2004 r. sprawy ze skargi R. S.A. z siedzibą w G., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] sierpnia 2002 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "ROLEX" -oddala skargę-
Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2002 r. Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu sprawy z wniosku M. R. S.A. z siedzibą w G., w Szwajcarii przeciwko K. W. R. PPHU z siedzibą w Z. G. o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "ROLEX" nr [...] na podst. art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17) w zw. z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508), oddalił wniosek.
Z akt sprawy wynika, iż decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada l998 r., nr [...] dokonano na rzecz K. W. "R." Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z siedzibą w Z. G., rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego ROLEX, zgłoszonego do rejestracji w dniu 31 lipca 1995 r. Znak towarowy wpisano do rejestru znaków towarowych pod numerem [...]. Wskazano oznaczanie wyżej wymienionym znakiem towarów w klasach towarowych 6, 7 i 19. Wykaz towarów obejmował: drzwi metalowe, lufciki i okna metalowe, odrzwia metalowe, okiennice metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, turnikiety (furtki obrotowe) nieautomatyczne, zasłony metalowe; urządzenia napędowe do rolet, bram i drzwi przesuwanych; drzwi (płyty) niemetalowe, drzwi składane niemetalowe, lufciki i okna niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, w tym także z szybami ze szkła barwionego, odrzwia niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe i nie z materiałów toksycznych, żaluzje niemetalowe.
W dniu 8 czerwca 2000 r. skarżący M. R. S.A. z siedzibą w G., Szwajcaria, złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji w/w znaku towarowego. Jako podstawę unieważnienia skarżący wskazał przepis art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Według M. R. S.A. spółka ta jest uprawniona z rejestracji znaków towarowych zawierających jako główny element słowo ROLEX. Na jej rzecz został zarejestrowany w Polsce, w trybie rejestracji krajowej, znak towarowy ROLEX [...] chroniony z pierwszeństwem od dnia 26 listopada 1985 r. i przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 4, 14, 16, 18, 20 i 21. Skarżący akcentował, iż stosowane przez niego w obrocie znaki towarowe ROLEX należą do tzw. znaków sławnych. Oznaczane nimi towary, a w szczególności zegarki i ich części, mechanizmy elektryczne i elektroniczne do mierzenia czasu oraz wyroby jubilerskie cieszą się, zdaniem tego przedsiębiorcy, doskonałą renomą na całym świecie, w tym i w Polsce Stąd, nawet w przypadku braku rejestracji tych znaków korzystałyby one z ochrony, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. W świetle powołanego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Wprawdzie, jak podkreślała, rejestracja znaku ROLEX [...] na rzecz skarżącej nie naruszała art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż dotyczyła towarów w klasach 7, 6 i 19, nie objętych zakresem rejestracji udzielonej wcześniej na rzecz M. R. S.A., niemniej sporna rejestracja stanowi naruszenie jej praw majątkowych, a zwłaszcza prawa do firmy.