Decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2001 r. [...] , wydaną na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, unieważniono prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego ROLEX nr [...]. Sporna rejestracja, jak podkreślono w uzasadnieniu, stanowi istotny element nazwy handlowej M. R. S.A., działającej na rynku polskim na długo przed zgłoszeniem przez skarżącą do rejestracji spornego znaku towarowego. Nazwa handlowa podlega zaś ochronie, a w szczególności na podstawie art. 8 Konwencji paryskiej. Stosownie do tego przepisu nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego, czy stanowi ona czy też nie części znaku towarowego. Z tych powodów nie podlega uwzględnieniu zarzut skarżącej, bazujący na braku podobieństwa pomiędzy towarami oznaczanymi przez przedsiębiorstwa uczestniczące w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP.
Od powyższej decyzji K. W. R. PPHU wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem skarżącego odmienny wygląd plastyczny obu znaków oraz brak podobieństwa między towarami oznaczanymi przez strony znakiem ROLEX wyklucza zaistnienie pomyłek, co do pochodzenia towarów.
W dniu 28 lutego 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie sygn. akt II SA 2914/01, na mocy którego uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP. W uzasadnieniu Sąd uznał, iż element słowny znaku "ROLEX", w zakresie w jakim stanowi istotną część oznaczenia nazwy pod jakim jest prowadzona działalność gospodarcza, jest u obu przedsiębiorców taki sam. Natomiast pod względem graficznym podobieństwo obu znaków jest mniejsze. Znak używany przez M. R. S.A. charakteryzuje się tym, że nad wyrazem ROLEX (pisanym zwykłą drukarską czcionką o tej samej wielkości) umieszczona jest charakterystyczna korona. Natomiast znak ROLEX zarejestrowany na rzecz skarżącego K. W. znamienny jest tym, że słowo "ROLEX" pisane jest literami drukowanymi, w którym litera "R" jak i litera "X" są dwukrotnie wyższe od pozostałych liter. Począwszy od litery "L" nad wyrazem "ROLEX" umieszczone są poziome linie symetryczne rozszerzające się aż do osiągnięcia szerokości wspomnianego słowa. Niemniej, elementem dominującym w obu znakach jest wyraz "ROLEX". Sąd uznał, iż istota sprawy sprowadza się do zagadnienia, czy w świetle przepisu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, na podstawie którego została wydana zaskarżona decyzja, istniały podstawy do unieważnienia przez Urząd Patentowy prawa z późniejszej rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego ROLEX (będącego zarazem elementem nazwy przedsiębiorcy) dokonanej na rzecz skarżącej, a to z uwagi na wcześniejszą rejestrację znaku towarowego ROLEX na rzecz M. R. S.A. dla oznaczania innych towarów niż czyni to skarżąca. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął ponadto w uzasadnieniu orzeczenia, iż nazwa przedsiębiorcy, a także należący do niego znak towarowy, podlegają ochronie prawnej. Nie jest to jednakże ochrona absolutna. Podobnie nie podlega absolutnej ochronie nazwisko osoby fizycznej. Zdaniem NSA przepis art. 8 Konwencji paryskiej, na który powoływał się Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji, nie jest dostateczną przeszkodą dla rejestracji, jako znaku towarowego, nazwy cudzego przedsiębiorstwa. W piśmiennictwie (zob. M. Kępiński, glosa do wyroku SN z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt II CR 367/87; OSP 1990 z. 9, s. 703-707) oraz orzecznictwie (zob. wyrok SN z dnia 14 grudnia 1990 r., sygn. akt I CR 529/90; "Orzecznictwo Gospodarcze" z 1992, z. 2, poz. 25) podkreśla się, że art. 8 Konwencji paryskiej nie stanowi wystarczającej podstawy dla realizacji ochrony nazwy handlowej przedsiębiorcy. Nie określa bowiem warunków tej ochrony ani nie wskazuje jakie roszczenia służą w razie naruszenia prawa do nazwy. O tym zaś rozstrzygają przepisy prawa wewnętrznego. Regulacje odnoszące się do kwestii oznaczenia nazwy przedsiębiorcy (firmy), pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza, zawarte są w wielu aktach normatywnych. Największe znaczenie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego (art. 23 i 24), ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, ze zm.), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.). Sąd przywołał również przepis art. 14 ustawy o znakach towarowych, uznając jednakże, iż przepis ten nie ma w niniejszej sprawie zastosowania, skoro oba znaki towarowe nie służą do oznaczania towarów tego samego rodzaju. Również z omawianego wyżej względu podstawą ochrony nazwy przedsiębiorcy w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy nie może być także przepis art. 6bis ust. 1 Konwencji paryskiej, na który powoływała się M. S.A, skoro przepis ten odnosi się do znaku używanego na tych samych lub podobnych produktach, co w sprawie nie ma miejsca. NSA przyjął ponadto, iż aby w świetle art. 8 pkt 2 cytowanej ustawy zaistniała przeszkoda dla zarejestrowania znaku towarowego (będącego także elementem oznaczenia przedsiębiorcy), a tym samym podstawa do unieważnienia praw wynikających z takiej rejestracji, wspomniana rejestracja powinna naruszać prawa osobiste lub majątkowe przedsiębiorcy wcześniej używającego wspomniany znak. Cytowany przepis nie precyzuje bliżej przejawów naruszenia praw osobistych lub majątkowych przedsiębiorcy wcześniej używającego zarejestrowanego znaku (również w charakterze oznaczenia jego nazwy). Zdaniem Sądu, z takim naruszeniem można mieć do czynienia w sytuacji poniesienia szkody przez przedsiębiorcę używającego wcześniej ten znak. Szkoda może polegać przykładowo na obniżeniu przez późniejszą rejestrację siły odróżniającej znaku towarowego używanego wcześniej przez danego przedsiębiorcę, kojarzonego przez nabywców z towarami (usługami) tego właśnie przedsiębiorcy, nie zaś przedsiębiorcy używającego później ten znak. Innymi słowy, szkodą jest spadek wartości znaku służącego do oznaczania towarów danego przedsiębiorcy, będący następstwem późniejszej jego rejestracji na rzecz innego przedsiębiorcy, a także uszczerbek, jaki doznaje przedsiębiorca w wyniku używania elementu jego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę. W ocenie NSA możliwość poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w następstwie późniejszej rejestracji jego znaku (w tym także znaku, który stanowi element nazwy handlowej) przez innego przedsiębiorcę dla oznaczania towarów innego rodzaju wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy taki znak ma odpowiednią wartość majątkową. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do tzw. znaku sławnego. Wspomniany znak cechuje jego intensywne używanie w obrocie, kojarzenie z określonym przedsiębiorcą a także gwarancja dobrej jakości towarów nim oznaczanych. Tym samym znak sławny wyraża określony stopień jego znajomości przez nabywców. Tylko bowiem wówczas gdy wcześniejszy znak jest w wystarczającym stopniu znany odbiorcom, mogą oni kojarzyć późniejszy znak z wcześniejszym, także jeśli późniejszy znak używany jest w odniesieniu do niepodobnych towarów lub usług. Tylko wówczas używanie późniejszego znaku może szkodzić sile odróżniającej lub renomie znaku wcześniejszego, wyrządzając w rezultacie szkodę przedsiębiorcy wcześniej używającego taki znak. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził również w uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia, iż niewątpliwie posiadanie przez przedsiębiorcę znaku sławnego jest czynnikiem ułatwiającym jego dalszy rozwój. Znak sławny stanowi zatem efekt utrwalonej obecności na rynku danego przedsiębiorcy, a także niejednokrotnie rezultat znacznych nakładów ponoszonych na reklamę i promocję takiego znaku. Z tych powodów znak sławny ma dużą wartość majątkową. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby z renomy znaku sławnego, ze szkodą dla jego dotychczasowego właściciela, korzystał inny przedsiębiorca, oznaczając takim znakiem towary innego rodzaju (w innych klasach). Gdyby więc doszło do rejestracji takiego znaku na rzecz innego przedsiębiorcy, rejestracja naruszałaby art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Sąd uznał jednakże, iż ani we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowe-go nr [...] M. R. S.A., ani w postępowaniu przed Urzędem Patentowym nie zaoferowano jakichkolwiek dowodów, które wskazywałyby na walor znaku ROLEX, jako znaku sławnego. Tym samym unieważnienie prawa z rejestracji zapadło z naruszeniem przepisów art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.